非专利实施实体(Non-Practising Entity,NPE)持有专利,却不基于这些专利生产产品或提供服务,而是通过许可或起诉涉嫌侵权的企业获利。其中最激进的一类被批评者称为专利流氓(patent troll)。这个说法流传甚广,却把性质迥异的机构混为一谈。
NPE并非铁板一块
| 类型 | 例子 | 典型行为 |
|---|---|---|
| 高校和公共科研机构 | 高校技术转移办公室 | 许可发明,很少起诉 |
| 个人发明人 | 没有生产能力的小发明人 | 许可或出售专利,偶尔起诉 |
| 防御性专利聚合者 | 为防止专利被用于诉讼而收购专利的会员制组织 | 收购专利并许可给会员 |
| 专利组合许可公司 | 持有数千件专利的公司 | 谈判一揽子许可,有时以诉讼为后盾 |
| 诉讼型实体 | 只持有少量专利的空壳公司 | 大量起诉,以低于应诉成本的金额和解 |
美国联邦贸易委员会2016年的专利主张实体研究区分了两种主要模式。组合型实体通过谈判达成许可,往往不经诉讼,获得了大部分收入。诉讼型实体提起了大多数诉讼,但每件案件的收入要低得多。它们的和解金额通常低于专利案件的应诉成本,因此即使被告有充分的抗辩理由,和解也是理性选择。
正反观点
支持方(至少对部分NPE):
- 让无力自行实施专利的小发明人和高校能够从专利中获益。
- 形成技术交易市场,可能激励发明。
- 专业中介可以降低寻找、评估和交易专利的成本。
反对方(尤其针对诉讼型模式):
- 利用模糊的专利(特别是软件专利)和高昂的诉讼成本牟利。
- 向生产性企业“征税”,波及中小企业,以及使用标准技术的零售商等终端用户。
- 实证研究发现,遭受NPE诉讼的企业研发投入有所下降,但影响程度存在争议。
法律的应对
NPE争论主要发生在美国,因为那里同时存在宽泛的软件专利、高昂的诉讼成本,且没有“败诉方承担费用”的规则。2006年以来的几项变化改变了力量对比:
- eBay诉MercExchange案(2006):美国最高法院裁定禁令并非自动颁发,法院须考虑金钱赔偿是否足够等因素。不在市场上竞争的NPE,失去了以禁令相威胁的筹码。
- 《美国发明法》(2011):在专利商标局设立双方复审程序(IPR),使挑战专利有效性比诉讼便宜得多。
- Alice诉CLS Bank案(2014):收紧了可专利性标准,使大量抽象的软件和商业方法专利被宣告无效。
- TC Heartland案(2017):限制了可以起诉企业的地点,减少了“挑选法院”的做法。
NPE诉讼并未消失,但其模式发生了变化。诉讼融资(通常来自投资基金)已成为重要因素。
在欧洲,2023年启动的统一专利法院允许一次诉讼覆盖多个国家。一些观察人士预计这会吸引NPE,因为一次胜诉就可能在多个市场获得禁令。在中国,专利诉讼增长迅速,法院判赔额不断提高。与美国相比,NPE活动仍然有限,但在通信等领域正在增多。
评估NPE风险:一项情报任务
对于进入某个技术市场的企业,NPE风险是竞争情报和专利情报的组成部分:
- 绘制该技术的专利地图,包括相关专利的权利人。
- 查看转让记录:专利从生产型企业转让给没有产品的实体,是一个预警信号。
- 检索诉讼数据库,查找权利人和该技术领域的诉讼。
- 关注标准:标准必要专利(如无线通信领域)经常被主张权利,有时主张者就是NPE。
- 考虑防御手段:加入防御性聚合组织,对高风险专利进行有效性分析,为关键产品出具自由实施意见。
“流氓”这个标签,不如一个精确的问题有用:谁持有涉及我们产品的专利?他们的商业模式是什么?过去做过什么?这个问题完全可以用公开数据来回答。